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一起知识产权恶意诉讼反赔案件的法律分析及思考
更新:[2009-4-3]   来源:[本站原创]

[作者]周茹 律师

新疆天阳律师事务所

[案情介绍]

2007年4月,A公司作为实用新型专利权人起诉B公司,主要是根据A公司员工在B公司厂房内发现并拍摄有照片的与A公司拥有的专利技术主要部件基本相同的涉嫌侵权的产品;同时在立案后申请某市中级人民法院民三庭对B公司厂房内生产出来的产品进行证据保全和财产保全。保全时,B公司提出该被保全的产品是受C公司委托加工的,然后A公司申请追加C公司作为被告。

开庭进行详细技术特征比对后,A公司发现该被保全的产品与自己的专利技术区别较大,因而在开庭后几天就向法院提交撤诉申请,随后撤销保全申请。

事隔半年,C公司将A公司起诉到其所在地基层法院,以财产损害赔偿为案由,认为A公司的专利是现有技术,其提起专利侵权诉讼存在主观过错和恶意,是滥用诉权,要求A公司进行赔偿,赔偿C公司为应诉专利侵权案件而支出的律师费、取证费。

A公司答辩称:其申请国家知识产权局出具的实用新型检索报告证明涉案专利具备新颖性、创造性,涉案专利有授权基础、非现有技术,其申请专利无主观恶意;在开庭进行技术对比后即向法院申请撤诉,没有利用穷尽一切诉讼手段使C公司陷于讼累。因此,A公司没有主观过错和恶意,属于正当行使诉权,主张不应承担赔偿责任。

一审法院审理后,根据《民法通则》第106条第2款 “公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产,侵害他人财产、人身的应当承担民事责任”之规定,判决A公司诉讼不当,造成C公司经济受损,A公司应当承担相应的赔偿责任,故支持C公司要求赔偿律师费和部分取证费的诉讼请求。

一审判决后,A公司上诉至中级人民法院。目前本案尚在二审中。

本案需要研究的问题有:相关法律法规是如何规定恶意诉讼的?专利权人依法行使诉权与恶意诉讼应如何区分?是否应由基层法院进行一审?C公司提出的反赔请求是否有法律依据?

以下就上述问题笔者一一展开分析。

一、恶意诉讼的定义及相关法律规定

恶意诉讼主要是英美侵权行为法的概念,是侵权行为的一种类型。大陆法国家的实体法并无恶意诉讼的明确规定,并不把恶意诉讼作为一个法律概念,而往往是通过判例或者在程序法中对其作出相应的规范。目前,我国法律并没有关于恶意诉讼的专门规定。我国民法典起草过程中,曾对恶意诉讼作了规定,但在全国人大最后公布的民法典草案中又删去了该条规定。不过,理论界多认为,恶意诉讼,一般指故意以他人受到损害为目的,无事实根据和正当理由而提起民事诉讼,致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。

恶意诉讼是滥用诉权的一种。一般地讲,滥用诉权有起诉权滥用、管辖异议权滥用、财产保全申请权的滥用、举证逾期。目前,我国相关法律中没有关于恶意诉讼的专门规定,可以结合我国法律中相关规定作出认定。比如:

我国《民事诉讼法》第50条第3款的规定,“当事人必须依法行使诉讼权利,遵守诉讼秩序,履行发生法律效力的判决书、裁定书和调解书” ;

《民法通则》第106条第2款的规定,“公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产,侵害他人财产、人身的应当承担民事责任”;

以及《专利法》第47条的规定“宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿”。

同时,尚处于立法程序中的《专利法》(第三次修改稿)中,对恶意诉讼有了明确的规定,“专利权人或者利害关系人以损害他人利益为目的,无事实根据和正当理由而以他人侵犯其专利权为由向人民法院起诉或者请求管理专利工作的部门处理,给对方造成损失的,应当承担赔偿责任”。

知识产权法律制度本身的特点使得知识产权恶意诉讼往往具有很大的隐蔽性,比如实用新型专利、外观设计专利权的授权不实行实质审查,权利可能存在缺陷和瑕疵,这时权利人指控他人侵权,在一定程度上具有随意性和广泛性。在实践中,知识产权恶意诉讼要考虑违法行为、损害事实、因果关系和主观过错这四个要件。特别是涉案恶意诉讼权利人的主观过错,是否存在恶意,是认定知识产权恶意诉讼是否成立的关键。

 

二、如何区分恶意诉讼和专利权人依法行使专利权

结合本案,A公司作为专利权人起诉的是B公司,根据的是其获得合法授权的实用新型专利证书以及A公司员工在B公司厂房内发现并拍摄的涉嫌侵权的产品照片。在立案后申请中级人民法院对B公司厂房内生产出来的清灰器产品进行证据保全和财产保全,法院经依法审查后同意采取保全措施,下达保全的民事裁定书。执行保全时,B公司提出该被保全的产品是受C公司委托加工的。然后A公司追加C公司作为共同被告的。由此可见,在立案、证据保全、财产保全的每个环节,法院对A公司的申请都依法进行审查把关,A公司都是依法行使法律赋予的权利。

专利侵权诉讼作为知识产权诉讼的一种,取证困难,权利人为获取侵权证据通常是采取公证匿名购买的方式,但在本案中,由于涉嫌侵权的产品系根据客户要求定制的产品,在市场上无法通过公证购买的方式取得,故A公司依据法律规定向法院申请证据保全以取得涉嫌侵权的产品。

 

国内目前只有江苏南京中院和北京市二中院受理过两起专利恶意诉讼案件,均已审结。江苏南京中院(2003)宁民三初字第188号《民事判决书》[1]认定专利权人起诉侵权构成恶意诉讼,北京市二中院一审、北京高级人民法院二审(2008)高民终字第163号《民事判决书》[2]则认定专利权人起诉侵权不构成恶意诉讼。但两者在认定是否构成恶意诉讼的标准上是一致的,即:专利权人明知获得专利权的技术属于现有技术并向人民法院起诉的,是认定专利权人存在恶意、主观过错的关键。

《最高人民法院民三庭关于恶意诉讼问题的研究报告》[3]中提到在如何判断专利权人在诉竞争对手是否是恶意时,认为恶意诉讼中的“恶意”主要体现在两个方面,一是明知自己的诉讼请求缺乏事实和法律依据;二是具有侵害对方合法权益的不正当的诉讼目的。诉权是公民的一项宪法性权利,依法保护诉权的行使是人民法院最重要的一项职责。人民法院要依法保护各类民事主体的诉讼权利,只要诉讼权利的行使符合法律规定,就应当依法予以保护,不能因为存在滥用诉权的可能而限制权利人依法行使诉权。

前述江苏南京、北京两个专利恶意诉讼索赔案件的司法实践中,认定知识产权恶意诉讼主要考虑违法行为、损害事实、因果关系和主观过错这四个要件。特别是涉案恶意诉讼权利人的主观过错,是否存在恶意,是认定知识产权恶意诉讼是否成立的关键。

《专利法》第47条已有规定“因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿”。正处于立法程序中的《专利法》(第三次征求意见稿)[4]中,对恶意诉讼有了明确的规定,“专利权人明知其获得专利权的技术或者设计属于现有技术或者现有设计,恶意指控他人侵犯其专利权并向人民法院起诉或者请求专利行政管理部门处理的,被控侵权人可以请求人民法院责令专利权人赔偿由此给被控侵权人造成的损失”。由此可以看出,专利权人明知获得专利权的技术属于现有技术并向人民法院起诉的,是认定专利权人存在恶意、主观过错的关键,立法的趋势和本意也是如此。

本案中,C公司提供某厂的技术资料,用以证明A公司拥有的实用新型专利权的技术早已被公开、是现有技术,但其一直未依据专利法第45条所赋予的权利向国家知识产权局提出无效宣告请求;恰恰是A公司提交的实用新型检索报告证涉案实用新型专利具备新颖性、创造性,而非现有技术,故不能得出A公司恶意申请涉案实用新型专利的结论。

一般来说,专利分为3种,其中发明专利需经过对新颖性、创造性的实质审查、历经3年左右的时间方可授权,而实用新型、外观设计专利则仅需形式审查、10个月左右的时间就可授权。所谓形式审查,就是只需向国家知识产权局递交规定格式的文件,而不问是否符合专利法第22条新颖性、创造性的实质性条件。因此,根据《中华人民共和国专利法实施细则》第55条、(2001)民三函字第2号《关于对出具检索报告是否为提起实用新型专利侵权诉讼的条件的请示的答复》的规定,在实用新型专利侵权案件中,专利权人通常会向国家知识产权局提出出具专利是否具备新颖性、创造性的检索报告的请求。A公司即依据此规定获得国家知识产权局出具的涉案实用新型专利的检索报告,证实涉案实用新型专利具备新颖性、创造性,表明获得专利权的技术不属于现有技术;若属于现有技术就不可能具备新颖性、创造性。因此,A公司基于具备新颖性、创造性的涉案实用新型专利权提起专利侵权之诉不存在恶意。

A公司在提起专利侵权之诉时,依据的是经国家知识产权局合法授权的、有效的实用新型专利权,因此A公司提起专利侵权诉讼有正当理由;专利侵权判断具有一定的专业性,要将涉嫌侵权产品的技术特征与专利的独立权利要求进行逐一对比,且根据不同情形适用全面覆盖原则、等同原则、多余限定原则等,并需要借助专家证人的作用,存在“仁者见仁、智者见智”的情况,多数情况下一审、二审法院对是否侵权的意见都会截然不同。在当庭打开涉嫌侵权产品进行技术特征比对确认有差异后,A公司及时申请撤回专利侵权诉讼。从正式追加起诉C公司,到申请撤诉,前后共60天时间。

从以上事实及分析可知,一方面,涉案专利有新颖性、创造性,非现有技术,A公司申请涉案实用新型专利不存在恶意;另一方面,由于庭前无法对产品进行质证,在当庭对比技术特征后,A公司本着忠于客观事实的态度,在庭后几天就主动向法院提出撤回案件的请求。在每一个环节,都是善意行使专利法赋予的权利,没有不顾证据确凿的客观事实,穷尽一切手段,起到干扰对方生产经营的目的,说明A公司没有恶意诉讼的意图,没有滥用诉权。

 

三、专利恶意诉讼反赔的一审案件应由中级人民法院管辖、民三庭审理

2004年2月25日,最高人民法院民三庭在北京召开了部分地方法院、新华社等有关媒体参加的滥用诉权问题研讨会,着重就知识产权审判领域中恶意诉讼问题进行了研讨,并形成了《最高人民法院民三庭关于恶意诉讼问题的研究报告》。从最高院的意见来看,也是将知识产权审判领域中恶意诉讼问题作为知识产权案件由民三庭来处理的。本案属于新型知识产权案件,基层法院不具备审理该案的条件、且未配备专业法官。

再者,知识产权审判领域中恶意诉讼属于其他专利纠纷案件,根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第一、二条的规定,属于中级人民法院管辖的范围。

从实践来看,在国内目前只有江苏南京中院和北京市二中院受理过两起专利恶意诉讼反赔案件,北京市二中院审结的首例涉及知识产权恶意诉讼赔偿案是在2008年4月,北京高级人民法院已经二审审结。这两起案件的一审法庭也均是受理专利案件的中级法院民三庭。

本案中,专利恶意诉讼反赔案件与之前的专利侵权诉讼案件有承继关系,要确定A公司是否在主观上存在过错和恶意,必须综合专利侵权诉讼案件进行分析、判断,需要具备知识产权审判经验的法官来审理。

 

四、C公司提出的反赔请求是否有法律依据?

TRIPS协议对滥用知识产权行为的物质赔偿,在第48条第1款规定为:“责令原告为被告支付开支,其中包括适当的律师费。”第50条第7款还规定可以“责令申请人就有关的临时措施给被告造成的任何损害向被告提供适当赔偿”。笔者认为,对恶意诉讼造成的不同损害后果,根据《民法通则》,人民法院可以依据案情和当事人的请求决定适用不同的民事责任方式和处理措施。人身权利方面的损害,可适用赔礼道歉、消除影响、恢复名誉等民事责任方式;财产方面的损害,应根据填平原则,全面弥补对方当事人为应对恶意诉讼所支付的一切合理费用,具体包括案件受理费、律师费、差旅费、通讯费、鉴定费、调查费、误工费等;人民法院还可以根据情况,对行为人依照妨害民事诉讼的有关规定进行处罚。

本案中,C公司作为专利侵权案件的被告,其在专利侵权案件中委托的专业律师,对自己生产的涉嫌侵权的产品理应清楚其结构。只要将涉嫌侵权的产品与专利权利要求书进行比对,结合专利法的相关规定,即可以得知不构成侵权,而根本无须远赴异地取证。笔者认为,即使构成恶意诉讼,取证费的产生系由于C公司自身判断错误所产生的,不属于合理费用,不能由A公司承担。

另一方面,律师费的产生,是C公司在专利侵权案件中与代理人的商业行为,不是A公司起诉其专利侵权造成的必然损害;而且,C公司在专利侵权案件中,委托了两家律师事务所的两名律师。聘请两个律师所的律师完全是C公司的商业行为,非专利侵权案件中所必需。假设在本案恶意诉讼成立的情况下,TRIPS协议规定适当的律师费才会得以支持。

 

笔者认为,目前知识产权诉讼确已成为某些企业抢占市场,打击竞争对手的手段,背离了法律保护知识产权的初衷,不仅侵害了当事人的正当的合法权益,破坏了正常的市场秩序,也对司法公正、司法权威和诉讼价值构成了冲击与损害。但鉴于我国知识产权保护的司法意识尚待加强,从目前公民法律意识淡薄的角度来讲,如果将恶意诉讼的范围界定得过宽,将必然会使其在寻求诉讼救济时缩手缩脚,抑止其诉讼积极性,因此将恶意诉讼限定在一个相对较窄的范围内实属必要。已有司法实践及《专利法》(第三次征求意见稿)中均明确,专利权人明知获得专利权的技术属于现有技术并向人民法院起诉的,是认定专利权人存在恶意、主观过错的关键,本案也应据此认定。     

 

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[1]参见江苏南京中院(2003)宁民三初字第188号《民事判决书》认定:袁利中故意以他人受到损害为目的,以恶意申请并应当被认定自始无效的专利权对通发公司提起专利侵权诉讼,致使通发公司在诉讼中遭受损失,应当承担相应的民事赔偿责任,赔偿律师代理费2万元,专利无效宣告请求费1500元。

[2] 参见北京高级人民法院二审(2008)高民终字第163号《民事判决书》认定:维纳尔公司的四项外观设计专利权最终被宣告无效的原因是其在专利申请前已经将与之相近似的产品在出版物上公开,并非是将他人的已有设计申请为外观设计专利,因此仅依据在先公开的事实和维纳尔公司应当知道了解专利法的推定尚不足以认定维纳尔公司申请专利的行为具有恶意。维纳尔公司提起诉讼所依据的当时尚有效的四项外观设计专利权,其提起诉讼有正当理由。不能认定维纳尔公司对北京明日公司的行为提起侵犯专利权的诉讼属于恶意诉讼,北京明日公司为其被指控侵犯专利权而支出的相关费用亦不应由维纳尔公司承担。

[3] 《最高人民法院民三庭关于恶意诉讼问题的研究报告》,中国知识产权司法保护网,http://www.chinaiprlaw.cn/ ,访问时间:2008年7月23日。

[4]《中华人民共和国专利法》第三次修改征求意见稿条文对照,看盒知识产权网,http://www.kanhe.cn/,访问时间:2008年7月22日     

 

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